[특허] 해외 특허 출원 시 주의사항: 청구항 수, 다중인용, 공지예외주장을 중심으로

국내에서 출원한 특허를 해외 주요 국가에 출원할 때는 각국의 특허 제도와 절차가 한국과 다르므로 주의해야 합니다. 특히, 미국, 유럽, 중국, 일본의 특허 출원 시 주의해야 할 사항을 중심으로 정리하였습니다.

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1. 미국 (USPTO)

1. 발명자 주소와 외국 출원 허가(Foreign Filing License, FFL)
   • 발명자의 주소가 미국에 있는 경우, 미국 특허법 35 U.S.C. § 184에 따라 해당 발명은 미국에서 먼저 출원하거나, USPTO로부터 외국 출원 허가(FFL)를 받아야 합니다.
   • FFL 없이 외국에 먼저 출원할 경우, 미국 특허 출원이 기각되거나 이미 등록된 특허가 무효화될 수 있습니다. 특히, 국가 안보와 관련된 발명으로 간주될 경우 법적 문제가 발생할 수 있습니다.
   • 일반적으로 FFL은 자동으로 발급되지만, 국가 안보 관련 발명이라면 발급이 지연될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
   • FFL에 대한 자세한 내용은 해당 포스팅을 참고하세요!
2. 발명자 선언서와 양도증(Assignment) 제출
   • 미국에서는 발명자가 본인의 발명임을 선언하는 발명자 선언서(declaration)와 발명을 출원인(예: 기업, 대학)에게 적법하게 양도했다는 양도증(assignment)을 제출해야 합니다.
   • 발명자를 고의로 누락하거나 잘못 기재하면 특허권 행사가 불가능해질 수 있으며, 발명자가 여러 명인 경우 일부 발명자가 양도증을 제출하지 않으면 특허권이 회사와 서명하지 않은 발명자들과 공유될 위험이 있습니다. 미국 특허법에서 특허권이 공유되는 경우, 다른 공유자는 별도의 허락 없이 라이선스를 부여하거나 특허를 활용할 수 있는 권리를 가지며, 그로 인해 특허권의 관리 및 독점적 사용에 어려움이 발생할 수 있습니다.
   • 미국의 공유 특허권자는 다른 공유자의 허락 없이 라이선스를 부여할 수 있으므로, 양도증을 확보하여 이러한 분쟁을 방지해야 합니다.
3. 정보 공개 명령서(IDS)
   • 출원인은 발명의 특허성과 관련된 선행문헌을 모두 제출할 의무가 있습니다. 이를 누락하면 특허 등록 후에도 특허권이 무효화될 수 있습니다.
   • IDS 의무는 특허가 등록(issue)되기 전까지만 적용되므로, 심사를 빠르게 진행하여 이 의무를 최소화하는 전략도 고려할 수 있습니다.
   • IDS에 대한 자세한 내용은 이전 포스팅 을 참고하세요.
4. 공지 예외 주장
   • 미국은 유효 출원일(EFD, Effective Filing Date) 기준으로 1년 이내에 본인이 공개한 발명에 대해 공지 예외를 주장할 수 있습니다. (35 U.S.C. § 102(b)(1))
   • 공개 형태에는 제한이 없습니다. 미국 특허법 102(b)(1)(A) 및 102(b)(1)(B)에 따르면, 유효 출원일로부터 1년 내에 이루어진 공개는 공지 예외 대상으로 간주됩니다. 이때 유효 출원일(EFD)은 우선권 주장의 기초 출원일일 수 있습니다.
   • 예를 들어, 공개 이후 1년 내에 한국 출원을 하고, 한국 출원일로부터 1년 내에 미국 출원을 한다면, 한국에서의 공개가 미국 출원의 신규성을 해치지 않습니다. 이는 미국의 공지 예외 규정에 따라 앞선 공개가 공지 문헌에서 제외되기 때문입니다.
5. 배경기술 작성 주의
   • 미국에서는 한국과는 달리 배경기술에 기재된 내용이 공지기술로 간주될 수 있으므로, 불필요한 기술적 내용을 포함하지 않는 것이 좋습니다.
6. 청구항 수와 수수료
   • 기본 수수료는 20개의 청구항(독립항 3개 포함)까지 포함되며, 이를 초과하면 추가 수수료가 부과됩니다. (37 CFR § 1.16(h), (i))
   • 다중 종속 청구항은 허용되지만, 인용된 범위에 관계없이 청구항별로 $470의 수수료가 부과됩니다. (37 CFR § 1.16(j))

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2. 유럽 (EPO)

1. 공지 예외 주장
   • 유럽에서는 공지 예외가 매우 제한적으로 인정됩니다. 출원일 기준 6개월 내에 공개된 발명이 다음 조건 중 하나를 충족하면 공지 예외로 간주될 수 있습니다.
     • 발명이 출원인의 의지에 반해 공개된 경우(evident abuse, 예: 출원인의 허락 없이 공개된 경우)
     • 공식적으로 인정된 국제 전시회에서 전시된 경우(officially recognised international exhibition)
   • 논문 공개는 공지 예외로 인정되지 않으므로, 출원 전에 논문이 공개되었다면 유럽 특허 출원에 주의가 필요합니다.
2. 청구항 수와 초과 수수료
   • 최대 15개 청구항까지 기본 수수료에 포함되며, 이를 초과하는 청구항에는 청구항당 €235의 추가 비용이 부과됩니다. (Rule 45(1) EPC)
   • 독립항이 여러 개인 경우, 심사에서 가장 중요한 발명을 1번 청구항에 배치하는 것이 유리합니다.
3. 다중 종속 청구항 허용
   • 유럽에서는 다중 종속 청구항이 허용됩니다. (Rule 43(3) EPC)
   • 다중 종속 청구항은 다른 다중 종속 청구항을 인용할 수 있으며, 이러한 형태가 청구항 작성의 유연성을 제공합니다.
   • 다만, 다중 종속 청구항이 지나치게 복잡하거나 모호한 경우 명확성 요건(Article 84 EPC)을 충족하지 못해 거절될 수 있습니다.
4. 기탁증 관련 주의
   • 미생물 발명을 출원할 때, 기탁자의 명의와 출원인의 명의가 일치하지 않으면 적법한 기탁으로 인정되지 않을 수 있습니다.
5. 유럽 단일특허와 통합특허법원(UPC)
   • 2023년부터 유럽 단일특허(unitary patent)와 통합특허법원(UPC)이 시행되었습니다. 5개국 이상의 보호를 원하는 경우, 단일특허 제도를 활용하면 비용 절감이 가능합니다.

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3. 중국 (CNIPA)

1. 공지 예외 주장
   • 중국에서도 공지 예외가 제한적으로 허용됩니다. 출원일 기준 6개월 이내에 다음 조건을 충족하는 경우에만 공지 예외가 인정됩니다. (Chinese Patent Law, Article 24)
     • 중국 정부가 인정하거나 지원한 국제 박람회에서의 공개
     • 중국 정부가 주관한 학술회의에서의 발표
   • 논문 공개는 공지 예외로 인정되지 않으므로, 출원 전에 논문이 공개되었다면 중국 특허 출원이 불가능할 수 있습니다.
2. 청구범위 보정 제한
   • 중국에서는 심사관의 지적 사항을 해결하기 위한 보정만 허용되므로, 1차 의견제출통지서 발행 전에 자진 보정을 적극 활용해야 합니다.
3. 미생물 발명 기탁증
   • 미생물 발명을 출원할 경우, **생존증명서(viability certificate)**를 함께 제출해야 하며, 발행에는 몇 주가 소요되므로 미리 준비해야 합니다.

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4. 일본 (JPO)

1. 공지 예외 주장
   • 일본에서는 출원일 기준 12개월 내에 다음과 같은 조건으로 공개된 발명에 대해 공지 예외를 인정합니다. (Japanese Patent Law, Article 30)
     • 테스트가 수행된 경우
     • 학술 단체가 주최한 연구 모임에서 발표된 경우(서면 또는 전기 통신망을 통해)
     • 발명자의 의지에 반한 공개
   • 논문 공개는 공지 예외로 인정됩니다. 그러나 학회나 박람회에서의 단순 공개는 공지 예외로 인정되지 않을 가능성이 높습니다.
   • 다만, 논문 공개 이후 6개월 내에 일본에 출원을 완료해야 공지 예외 주장이 가능합니다.
   • 한국에서 논문 공개 후 1년 이내에 출원을 진행했더라도, 일본에서는 논문 공개 이후 6개월이 지나면 출원할 방법이 없습니다.
   • 따라서, 논문 공개 후 6개월 내에 일본 출원을 완료해야 한다는 점을 반드시 고려해야 합니다.
2. 분할출원 타이밍
   • 일본에서는 거절결정을 받은 이후가 사실상 분할출원을 할 마지막 기회입니다. 따라서, 필요하다면 거절결정 불복심판과 함께 분할출원을 진행해야 합니다.
3. 실무의 유사성
   • 일본 특허법은 한국 특허법과 유사한 점이 많아, 한국 출원 실무를 잘 이해하고 있다면 큰 어려움 없이 대응할 수 있습니다.

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결론

미국, 유럽, 중국, 일본의 특허 출원 절차는 각각 고유한 규정을 가지고 있으며, 이를 준수하지 않으면 출원이나 특허 유지에 큰 위험이 발생할 수 있습니다. 각국의 제도에 맞춘 전략적인 명세서 작성과 적법한 서류 제출을 통해 불필요한 분쟁과 비용을 최소화해야 합니다. 국가별 전문가와 협력하여 철저히 준비하는 것이 중요합니다.