[특허] 미국 특허 출원에서 OA(Office Action) 프로세스 이해하기(FOA 대응)

미국 특허 출원의 OA(Office Action) 프로세스는 출원인이 특허를 취득하기 위해 거쳐야 하는 중요한 절차 중 하나입니다. 아래는 Non-Final OA, Final OA, 그리고 Appeal 절차에 대해 자세히 설명합니다.

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Non-Final OA

Non-Final OA(사전 거절 통지)는 출원 과정에서 처음으로 발행되는 거절 통지로, Examiner가 특허 명세서 또는 청구항에 대해 문제를 제기하는 내용이 포함됩니다.

1. 응답 기간
   • OA 발행일로부터 3개월 내에 대응해야 하며, 필요시 추가로 3개월 연장할 수 있습니다(연장 수수료 필요).
2. 보정 가능 범위
   • 보정은 반드시 원 명세서에 기재된 내용에 기반해야 하며, 새로운 사항의 추가는 불가능합니다.
   • 청구항의 범위는 제한 없이 수정할 수 있어, 출원인은 Examiner의 거절 사유를 극복하거나, 전략적으로 청구항 범위를 조정할 수 있습니다.

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Final OA

Final OA(최종 거절 통지)는 Examiner가 출원인의 대응에도 불구하고, 여전히 거절 사유를 유지할 때 발행됩니다.

1. 응답 기간
   • FOA 발행일로부터 3개월 내에 대응해야 하며, 필요시 추가로 3개월 연장 가능합니다.
   • 만약 2개월 내에 대응한다면 Examiner가 Advisory Action(AA)을 발행해야 하며, 이 경우 AA 발행 시점이 3개월 이후라 하더라도 추가 연장 수수료는 부과되지 않습니다.
2. 보정 가능 범위
   • 청구항의 범위를 축소하거나 Examiner의 거절 사유를 극복하기 위한 보정만 허용됩니다.
   • 새로운 청구항의 추가나 청구항 범위 확대는 Final OA에서는 허용되지 않습니다.
3. Advisory Action (AA)
   • Advisory Action은 Final OA 이후 출원인의 대응을 심사관이 검토한 결과를 통보하는 문서입니다. 이 문서에서는 보정이 인정되지 않거나, 기존 거절 사유가 유지되었음을 명시합니다.
     • 발행 조건:
       • 출원인이 FOA나 Final OA에 대해 2개월 이내에 응답한 경우.
       • 보정이 적법하더라도 거절 사유를 극복하지 못한 경우.
     • 대응 방안:
       출원인은 Advisory Action 이후 RCE, Appeal, 또는 출원 포기 중 하나를 선택해야 합니다.
4. AA 이후 대응 옵션
   • AA에서 심사관이 보정을 인정하지 않거나 거절 사유를 유지할 경우, 이후에는 다음과 같은 선택이 가능합니다:
     • RCE(Request for Continued Examination): 새로운 청구항 추가 및 대폭적인 수정이 가능합니다.
     • Appeal: 거절 사유를 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)에 항소합니다.
     • 출원 포기: 특허 출원을 철회합니다.
5. RCE
   • RCE는 여러 번 청구할 수 있으나, 청구할 때마다 비용이 증가합니다.

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Appeal

출원인은 Examiner의 거절 사유에 불복할 경우, PTAB에 항소를 제기할 수 있습니다.

1. Notice of Appeal 제출
   • Final Rejection 이후 3개월 이내에 Notice of Appeal을 제출해야 합니다.
2. Pre-Appeal Brief Conference
   • Notice of Appeal 제출 시, Pre-Appeal Brief Conference를 요청할 수 있으며, 추가 비용은 없습니다.
   • 요청서에는 Appeal 대상 청구항 및 거절 사유에 대한 간략한 논평(최대 5페이지)을 포함해야 합니다.
   • Pre-Appeal 결과에 따라 다음과 같은 세 가지 상황이 발생할 수 있습니다:
     1. 거절 사유 철회: Appeal 절차 없이 특허가 허여됩니다.
     2. 거절 사유 유지: Appeal Brief를 제출해야 합니다.
     3. 거절 사유 조정: Examiner가 새로운 Office Action을 발행할 수 있습니다.
3. Appeal Brief 제출
   • Notice of Appeal 제출 후 2개월 내에 Appeal Brief를 제출해야 합니다.
   • Appeal Brief에는 항소 대상 청구항, Examiner의 거절 이유, 각 거절 사유에 대한 논거 및 기술적/법적 근거를 포함하여야 하며, 필요한 경우 참고 문헌 또는 증거를 함께 제출할 수 있습니다.
4. Oral Hearing 요청
   • 구두 심리를 요청할 수 있으며, 선택 사항으로 유료입니다.
5. 보정
   • Appeal 중에는 PTAB의 승인을 받아야 보정이 가능합니다.
   • 보정은 반드시 청구항 범위 축소 등 Examiner의 거절 사유를 극복하기 위한 것이어야 합니다.
6. RCE 제출 가능
   • Appeal 중에도 RCE를 제출하여 Appeal을 철회하고 Examiner와 직접 심사를 재개할 수 있습니다.

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위와 같은 미국 특허 OA 프로세스는 출원인의 전략적 대응이 중요하며, 각 단계마다 명확한 대응 및 선택이 요구됩니다. 출원인은 Examiner와의 협력, RCE 청구, Appeal 등 다양한 옵션을 통해 최선의 결과를 도출할 수 있습니다.