[특허] 미국 특허 기능식 청구항(means-plus-function claim)에 대한 이해와 작성 전략(§112(f) 적용 여부)

1. 기능식 청구항의 정의와 의의

기능식 청구항은 청구항의 구성요소를 특정 구조나 구현이 아닌 기능으로 표현하는 청구항입니다. 미국 특허법 35 U.S.C. §112(f)는 기능식 청구항의 해석을 규정하며, 이러한 청구항은 명세서에 기재된 구조, 재료, 동작 및 그 균등물로 한정되어 해석됩니다.

이 청구항 형태는 발명의 권리범위를 넓게 해석할 수 있는 잠재력을 가지며, 기술 발전과 설계 변경을 포함할 수 있는 유연성을 제공합니다. 그러나 명세서 기재가 충분하지 않으면 청구항이 35 U.S.C. §112(b)에 따라 불명확성(indefiniteness)으로 무효화될 수 있다는 위험도 있습니다.

35 U.S.C. §112(f) 원문

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

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결합형식의 청구항의 구성요소는 그 구조, 재료 또는 작용을 언급하지 않고 특정 기능을 수행하는 수단 또는 단계로 표현될 수 있으며, 이러한 청구항은 그와 상응되게 명세서에 기재된 구조, 재료 또는 작용 및 그 균등물을 나타내는 것으로 해석해야 한다.

35 U.S.C. §112(b) 원문

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

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명세서는 출원인이 자기의 발명이라고 간주하는 주제를 특별히 지적하여 명확하게 청구하는 하나 이상의 청구항으로 종결하여야 한다.

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2. 기능식 청구항의 장점과 단점

(1) 장점

1. 기술 발전을 포함하는 유연성: 특정 구조로 제한하지 않고 기능으로 표현함으로써, 기술 발전이나 설계 변경에도 특허 권리가 영향을 받을 가능성이 줄어듭니다.
2. 간결한 표현 가능: 하나의 기능적 용어로 다양한 구현을 포괄할 수 있습니다.

(2) 단점

1. 권리범위의 축소: §112(f)에 따라, 명세서에 기재된 구조와 그 균등물로 권리범위가 한정됩니다. 이는 지나치게 구체적인 기재가 필요함을 의미합니다.
2. 불명확성 문제: 명세서에 해당 기능을 구현하기 위한 구조나 동작이 충분히 기재되지 않으면, §112(b)에 따른 불명확성(indefiniteness)으로 인해 청구항이 무효화될 수 있습니다.
3. 침해 주장 어려움: 명세서에 기재된 구조 외의 다른 방식으로 기능을 수행하는 경우, 침해 주장이 어려울 수 있습니다.

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3. Advanced Ground Information Systems v. Life360 판결 개요

(1) 사건 배경

Advanced Ground Information Systems(AGIS)는 US Patent Nos. 7,031,728과 7,672,681에 대해 Life360을 상대로 소송을 제기했습니다. 해당 특허는 다수의 휴대전화 사용자가 지도 정보를 통해 타인의 위치와 상태를 모니터링하는 시스템에 관한 것이었습니다.

(2) 문제된 청구항

청구항에 사용된 "symbol generator"라는 용어가 §112(f)에 따른 기능식 청구항으로 간주되었으며, 명세서에 해당 기능을 수행하는 구조적 설명(예: 알고리즘)이 기재되지 않아 §112(b)의 명확성 요건을 위반했다고 판단되었습니다.

(3) 판결 요지

• 112(f) 적용: "symbol generator"는 "means"라는 용어를 사용하지 않았지만, 기능만을 기술하고 해당 기능을 수행하기 위한 구조가 청구항에 기재되지 않았으므로 §112(f)가 적용되었습니다.
• 불명확성(indefiniteness): 명세서에 "symbol generator" 기능을 달성하기 위한 구조나 알고리즘이 기재되지 않았으므로, §112(b)를 위반하여 청구항이 무효화되었습니다.The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.명세서는 출원인이 자기의 발명이라고 간주하는 주제를 특별히 지적하여 명확하게 청구하는 하나 이상의 청구항으로 종결하여야 한다.
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4. 기능식 청구항 작성 시 고려사항

(1) 명세서에 충분한 구조 기재

기능식 청구항이 명확성을 유지하려면, 명세서에 해당 기능을 수행하는 구조, 동작, 또는 알고리즘을 상세히 기재해야 합니다.

• 예: "데이터를 처리하는 모듈"이 기능식 표현으로 간주될 수 있으므로, 명세서에 이를 구현하기 위한 프로세서와 알고리즘을 기재해야 합니다.
• 잘못된 기재: "symbol generator는 심볼을 생성하는 기능을 한다."
• 올바른 기재: "symbol generator는 메모리에 저장된 입력 데이터를 처리하고, 그래픽 인터페이스를 통해 심볼을 생성하는 알고리즘으로 구현된다."

(2) 기능식 표현과 구조적 표현의 조합

청구항 세트에 기능식 표현과 구조적 표현을 모두 포함시키는 것이 좋습니다. 이를 통해 권리범위를 최대화하면서 불명확성 문제를 회피할 수 있습니다.

• 기능식 청구항: "데이터를 분석하는 수단."
• 구조적 청구항: "데이터를 분석하기 위한 프로세서, 메모리, 및 알고리즘."

(3) 용어 선택의 중요성

• "means"와 같은 용어를 사용하지 않더라도, "module", "generator" 등 구조적 의미가 모호한 용어는 §112(f)가 적용될 수 있습니다.
• 명확한 구조적 표현을 사용하는 것이 §112(f) 적용을 피하는 데 유리합니다.
  • 예: "processing module" 대신 "data processor and memory."

(4) 다양한 구현 예시 포함

명세서에 다양한 구조적 구현 예시를 기재하면, §112(f)가 적용되더라도 균등물 해석 범위를 넓힐 수 있습니다.

(5) "모듈(module)" 사용 시 주의사항

"모듈(module)"은 구조적 의미가 부족하기 때문에 §112(f) 규정이 적용될 가능성이 높습니다. 이를 피하거나 대비하려면 다음을 고려해야 합니다:

1. 청구항에 "모듈"의 구조적 특징을 명확히 기재: "데이터를 처리하는 모듈" 대신 "데이터를 처리하기 위한 프로세서 및 메모리를 포함하는 모듈"과 같이 작성.
2. 명세서에 구체적인 구현 설명: "모듈"의 하드웨어 구성 또는 소프트웨어 알고리즘을 명확히 기술.
3. 대체 용어 사용: "모듈" 대신 "프로세서", "데이터 처리 장치" 등 구조적 의미를 포함한 용어를 사용.

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5. 결론

기능식 청구항은 유연성과 간결성을 제공하지만, 명세서의 기재가 충분하지 않으면 특허권자에게 불리하게 작용할 수 있습니다. 따라서, 다음을 명심해야 합니다:

1. 명세서에 충분한 구조, 동작, 또는 알고리즘을 상세히 기재.
2. 기능식 표현과 구조적 표현을 조합하여 청구항 세트 구성.
3. 용어 선택 시 구조적 의미가 명확한 용어 사용.
4. 다양한 구현 예시를 통해 균등물 해석의 폭을 확보.
5. "모듈"과 같은 용어 사용 시, 구조적 의미를 명확히 하거나 대체 용어를 활용.

이와 같은 전략을 통해 기능식 청구항의 잠재력을 극대화하고, §112(f) 및 §112(b)에 따른 거절 가능성을 최소화할 수 있습니다.