[특허] 미국 특허법에서 이중 특허(Double Patenting): 정의, 발생 사례, 대응 전략

이중 특허(Double Patenting)는 동일하거나 본질적으로 동일한 발명에 대해 두 개 이상의 특허를 부여함으로써 특허권자가 부당하게 보호 기간을 연장하거나 독점적 권리를 중복적으로 행사하는 것을 방지하기 위한 미국 특허법상의 중요한 개념입니다. 이는 공정한 특허 시스템을 유지하고 특허권 남용을 방지하기 위한 법적 장치로 자리 잡고 있습니다.

이번 포스팅에서는 이중 특허의 정의, 발생 사례, 그리고 이를 해결하기 위한 실무적 대응 방안을 다룹니다.

1. 이중 특허의 정의

미국 특허법에서 이중 특허는 두 가지 유형으로 나뉩니다.
1. 법적 이중 특허(Statutory Double Patenting):
동일한 발명에 대해 두 개의 특허가 부여되는 경우로, 미국 특허법 35 U.S.C. § 101에 의해 명시적으로 금지됩니다. 예를 들어, 동일한 명세서를 기반으로 동일한 발명을 청구하여 중복적인 권리를 시도하는 경우입니다.
2. 비법적 이중 특허(Non-Statutory Double Patenting):
본질적으로 동일하거나 명백히 중복되는 발명에 대해 두 개의 특허가 부여될 경우 발생합니다. 이는 판례법에 따라 적용되며, 주로 선행 특허의 발명을 기준으로 후속 특허의 발명이 명백히 중복되거나 자명할 때 적용됩니다.
• 명백성 이중 특허 거절(Obviousness-Type Double Patenting, ODP):
선행 특허와 후속 특허의 발명 사이에 명백히 중복된 부분이 있다고 판단될 경우, 비법적 이중 특허 거절 사유로 제기됩니다.

2. 이중 특허가 발생하는 주요 사례

이중 특허 문제는 다양한 상황에서 발생할 수 있으며, 주요 사례는 다음과 같습니다.

(1) Continuation Application(CA)에서의 이중 특허

Continuation Application은 선행 출원의 명세서를 그대로 유지한 상태에서 새로운 청구항을 추가하거나 수정하기 위해 사용됩니다. 하지만 선행 출원과 CA의 청구항이 본질적으로 중복되면 ODP 문제가 발생할 수 있습니다.
• 예: 선행 특허에서 청구된 발명을 약간 다른 표현으로 후속 CA에 포함한 경우.

(2) Continuation-In-Part(CIP)에서의 이중 특허

CIP 출원은 선행 출원의 명세서에 새로운 내용을 추가한 형태입니다. 하지만 기존 명세서를 유지한 채 새로운 발명을 청구하면, 선행 출원과 중복될 가능성이 있습니다.
• 예: 기존 발명에 약간의 기술적 특징을 추가했으나, 두 출원이 본질적으로 동일하다고 판단되는 경우.

(3) Divisional Application에서의 이중 특허

Divisional Application은 원 출원의 분할 출원으로, 개별 발명을 독립적으로 보호하기 위해 사용됩니다. 하지만 발명 간 차별성이 불명확할 경우 이중 특허 문제가 발생할 수 있습니다.
• 예: 동일한 명세서를 기반으로 하여 서로 다른 발명을 명확히 구분하지 못한 경우.

(4) PCT 국제출원 후 미국 내 다수의 출원

PCT 국제출원을 기반으로 미국 내 복수의 출원을 진행할 때, 동일한 발명 범위가 반복적으로 청구되면 이중 특허 문제가 제기될 수 있습니다.

(5) 특허 포트폴리오 관리 부주의

같은 회사 내에서 동일하거나 유사한 발명을 별도로 출원하거나, 계열사 간 독립적으로 출원하여 발명 간 관계를 명확히 하지 않을 경우 이중 특허 문제가 발생할 수 있습니다.

3. 이중 특허 문제의 대응 방법

이중 특허 문제를 해결하거나 예방하기 위해 다음과 같은 전략을 사용할 수 있습니다.

(1) Terminal Disclaimer 제출

Terminal Disclaimer는 ODP 문제가 제기될 경우 후속 특허의 보호 기간을 선행 특허의 만료일로 제한하여 문제를 해결하는 공식 문서입니다.
• 내용:
• 후속 특허는 선행 특허와 동일한 소유권 하에 있어야 하며, 선행 특허의 보호 기간까지만 유효하다는 점을 명시합니다.
• 효과:
• ODP 문제를 신속히 해결할 수 있으나, 후속 특허의 보호 기간이 제한됩니다.
• 주의사항:
• Terminal Disclaimer는 제출 후 철회할 수 없으므로, 제출 전에 보호 기간 단축의 영향을 신중히 검토해야 합니다.

(2) 청구항 수정

선행 출원과 후속 출원의 청구항 간 중복성을 제거하기 위해 후속 출원의 청구항을 수정합니다.
• 청구항에 새로운 기술적 특징을 추가하거나, 범위를 축소하여 발명 간 차별성을 강조할 수 있습니다.

(3) 특정 출원 취하 또는 통합

발명 간 차별성을 확보하지 못한 경우, 중복되는 출원을 취하하거나 출원을 통합하는 방식으로 문제를 해결할 수 있습니다.

(4) 출원 전략 조정

출원 단계에서 발명 간의 차별성을 명확히 하고, 출원 전략을 신중히 조정해야 합니다.
• Divisional, Continuation, 또는 CIP 출원을 진행할 때, 각 출원의 발명 범위와 청구항을 사전에 철저히 검토합니다.

(5) 특허 포트폴리오 관리

정기적으로 특허 포트폴리오를 점검하여 동일 발명이 반복적으로 출원되지 않도록 관리합니다.

(6) Pre-Issuance Interview 활용

특허 심사관과의 면담을 통해 ODP 문제를 논의하고, 청구항 수정 또는 Terminal Disclaimer 제출 여부를 조율할 수 있습니다.

4. 실무적 사례
1. Continuation Application에서 ODP 문제
한 기업이 Continuation Application을 통해 동일한 발명을 약간 다른 방식으로 청구했으나, 선행 특허와 본질적으로 중복된다는 이유로 ODP 거절이 제기되었습니다.
대응: Terminal Disclaimer를 제출하고 일부 청구항을 수정하여 문제를 해결했습니다.
2. PCT 국제출원 기반 복수 출원에서의 중복 문제
동일한 PCT 명세서를 기반으로 미국 내 복수의 출원을 진행했으나, 이중 특허 문제가 발생했습니다.
대응: 한 출원을 취하하고 나머지 출원의 청구항 범위를 조정하여 문제를 해결했습니다.
3. CIP 출원에서의 ODP 문제
선행 출원의 명세서를 기반으로 CIP 출원을 제출했으나, 선행 출원과 후속 출원의 청구항이 본질적으로 동일하다고 판단되었습니다.
대응: Terminal Disclaimer와 청구항 수정을 통해 문제를 해결했습니다.

5. 결론

이중 특허는 특허권 보호 기간을 부당하게 연장하거나 중복 권리를 남용하려는 시도를 방지하기 위해 중요한 역할을 합니다. Continuation, CIP, Divisional Application 또는 PCT 출원 과정에서 이중 특허 문제가 빈번히 발생할 수 있으므로, 특허 출원인은 출원 전략과 명세서 작성에 신중을 기해야 합니다. Terminal Disclaimer, 청구항 수정, 출원 취하 등의 방법을 적절히 활용하면 이중 특허 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다. 궁극적으로, 체계적인 특허 포트폴리오 관리와 전략적 접근이 이중 특허 문제를 사전에 방지하는 핵심입니다.