[특허] 미국 특허: 계속출원(CA)과 분할출원(DIV)의 차이와 한정 요구(RR) 대응 전략

미국 특허 출원에서 계속출원(Continuation Application, CA)과 분할출원(Divisional Application, DIV)은 기존 출원(Parent Application)에서 파생되는 연속출원 유형입니다. 특히 Restriction Requirement (RR) 상황에서 어떤 유형을 선택하느냐는 특허의 보호 범위와 법적 안정성에 큰 영향을 미칩니다.

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1. CA와 DIV의 기본 개념

계속출원 (CA)

• 기존 출원과 동일한 발명에 대해 청구항의 범위를 추가하거나 수정하기 위해 사용됩니다.
• 원출원의 명세서에 포함된 내용 내에서만 청구항을 설정할 수 있으며, RR로 제외된 발명을 포함할 수 없습니다.
• ODP(Obviousness-type Double Patenting) 문제로 인해 Terminal Disclaimer 제출이 필요할 가능성이 높습니다.

분할출원 (DIV)

• RR로 인해 기존 출원에서 제외된 발명(Unelected Subject)을 별도로 보호하기 위해 사용됩니다.
• RR로 제외된 발명을 대상으로 하기 때문에, Safe Harbor Provision(35 U.S.C. § 121)의 보호를 받을 수 있습니다.
• Safe Harbor는 ODP 문제를 방어하며, Terminal Disclaimer 없이도 안정적인 특허권을 확보할 수 있게 합니다.

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2. 특허 만료일

• CA와 DIV 모두 원출원의 출원일로부터 20년이 특허 만료일로 설정됩니다.
• DIV로 출원하더라도 특허 만료일 자체는 CA와 동일합니다.

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3. RR 대응에서 CA와 DIV의 차이

항목	CA(계속출원)	DIV(분할출원)
대상 발명	기존 출원과 동일한 발명	RR로 제외된 발명(Unelected Subject)
Safe Harbor Provision	적용되지 않음	적용 가능
ODP 문제	Terminal Disclaimer 제출 필요	Safe Harbor로 방어 가능
만료일 단축 여부	Terminal Disclaimer 제출 시 소유권 제한 가능성	Safe Harbor로 만료일 단축 없음
출원 전략	NOA 이후 추가 청구항 확보 또는 청구항 수정	RR로 제외된 발명을 독립적으로 보호

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4. Terminal Disclaimer와 Safe Harbor

Terminal Disclaimer

• ODP 문제를 해결하기 위해 제출되며, CA로 대응한 경우 ODP 거절을 극복하려면 필수적으로 제출해야 할 수 있습니다.
• 제출 시:
  • 특허 만료일이 원출원의 만료일과 동일하게 제한됩니다.
  • 소유권 제한: CA와 원출원은 동일한 소유권을 유지해야 하며, 이를 위반하면 특허가 무효화될 수 있습니다.

Safe Harbor Provision

• DIV는 Safe Harbor에 의해 ODP 문제로부터 보호를 받습니다.
• Safe Harbor의 적용을 받으려면 다음 요건을 충족해야 합니다:
  1. 출원 시 분할출원으로 명시되어야 합니다.
  2. RR로 제외된 발명만을 포함해야 합니다.
  3. 원출원의 특허 발행 전에 DIV 출원이 완료되어야 합니다.

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5. CA로 RR 대응 시 예상되는 불이익

심사 단계

1. ODP 거절 발생:
   • CA는 Safe Harbor의 보호를 받지 못하므로, ODP 문제로 인해 거절될 가능성이 높습니다.
   • ODP 거절을 극복하기 위해 청구항 범위를 축소하거나 Terminal Disclaimer를 제출해야 할 수 있습니다.
   • 이는 특허 보호 범위가 협소해지거나 특허 만료일에 제한을 가져옵니다.
2. Safe Harbor 적용 불가:
   • CA는 RR로 제외된 발명을 대상으로 하지 않으므로, Safe Harbor의 보호를 받을 수 없습니다.
   • Terminal Disclaimer를 제출하지 않으면, 등록 후 소송 단계에서 ODP 문제로 인해 무효화될 위험이 있습니다.

등록 후

1. 무효화 위험:
   • CA로 등록된 특허는 Safe Harbor 보호가 없기 때문에, 소송 단계에서 ODP 문제로 인해 무효화될 가능성이 큽니다.
2. 소유권 제한:
   • Terminal Disclaimer 제출 시, 원출원과 동일한 소유권을 유지해야 하므로, 특허의 유연한 활용이 어려워질 수 있습니다.

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6. DIV로 RR 대응 시의 장점

• Safe Harbor Provision의 보호를 받음으로써:
  • ODP 문제를 방지할 수 있습니다.
  • Terminal Disclaimer 제출이 필요하지 않아 소유권 제한이 없습니다.
• RR로 제외된 발명을 독립적으로 보호할 수 있어 특허권 범위를 명확히 구분할 수 있습니다.

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7. 결론

• CA와 DIV 모두 특허 만료일은 동일하지만, RR 상황에서 CA로 대응할 경우 ODP 문제로 인해 청구항 축소, 특허 기간 제한, 소유권 제약 등 실질적인 불이익이 발생할 수 있습니다.
• 반면, DIV는 Safe Harbor의 보호를 통해 이러한 문제를 방지할 수 있어 법적 안정성과 특허권 유연성을 유지하는 데 유리합니다.
• 따라서, RR 상황에서는 DIV를 활용하여 안정적이고 효과적인 특허권을 확보하는 것이 바람직합니다.