[특허] 미국 특허 IDS (Information Disclosure Statement) 총정리

미국 특허 시스템에서는 투명성과 공정성을 보장하기 위해 Information Disclosure Statement(IDS)를 활용하여 출원인, 발명자, 또는 특허대리인이 인지하고 있는 관련 기술이나 선행 문헌을 제출하도록 요구합니다.

 

IDS는 특허 가능성과 관련된 중요한 정보를 미국 특허청(USPTO)에 제출하는 중요한 절차로, 이를 정확히 이해하고 준수하는 것은 특허권 확보 및 유지에 있어 필수적입니다.

IDS란 무엇인가?

IDS는 특허 출원자가 자신이 인지하고 있는 특허 가능성에 중요한 정보(material to patentability)를 USPTO에 공개하는 문서입니다. 이에는 기존 기술, 선행 문헌, 또는 특허 심사에 영향을 미칠 수 있는 기타 관련 정보가 포함됩니다.

IDS 제출 요건

• 관련 법령: 37 C.F.R. § 1.56(b)
• 제출 주체: 출원인(양수인 포함), 발명자, 또는 특허대리인이 인지하고 있는 모든 관련 정보를 포함
• 포함 대상: 선행 문헌뿐만 아니라 출원인의 주장을 반박하거나 모순될 수 있는 정보도 포함
• 제출 내용:
  • 문서 리스트(list) 및 사본(copy of document)
  • 관련성 개략 설명(concise explanation of relevancy)
  • 외국출원의 서치리포트에 영어 번역본이 있는 경우, 해당 사본만 제출 가능

IDS 제출 시기

IDS 제출은 타이밍이 매우 중요합니다. 아래는 주요 제출 시기를 정리한 내용입니다:

1. 출원일로부터 3개월 이내
2. 최초 심사 통지서(Office Action) 발행 전
   • 3개월 이후라도 FOA 발행 전까지는 벌금(180달러) 납부 후 제출 가능
3. 허여 통지서(Notice of Allowance) 수령 전
   • 특허가 등록되기 전까지는 IDS 의무가 지속적으로 적용됩니다.
4. RCE(Request for Continued Examination) 제출 시
   • IDS 제출을 놓친 경우, RCE를 통해 추가 제출 기회를 얻을 수 있습니다.

IDS의 제출 방법 및 옵션

1. Submission of Art: 문헌 제출만 진행, 심사에 반영되지 않음
2. RCE와 함께 제출: IDS와 RCE를 병행하여 진행
3. QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement): RCE 없이 IDS 제출 가능하지만, RCE 수수료를 일단 납부 후 필요 시 환불

IDS 제출의 중요성

IDS 제출을 준수하지 않을 경우, 특허 심사 및 이후 권리 행사가 어려워질 수 있습니다:

• 침해 소송에서 상대방이 IDS 제출 의무 위반을 근거로 반격할 수 있음
• 등록된 특허조차도 형평법상 부정행위(inequitable conduct)로 간주되어 권리 행사 불가능(unenforceable) 상태가 될 수 있음

미제출된 정보의 판단 기준

미제출 정보가 "특허성과 중요하게 관련(material to patentability)"된 경우, 다음과 같은 경우에 해당될 수 있습니다:

1. 정보가 신규성 또는 비자명성을 부정할 수 있는 경우
2. 정보가 출원인의 주장과 모순되거나 반박될 수 있는 경우

효과적인 IDS 제출 전략

IDS 제출은 단순히 문서를 나열하는 것을 넘어, 관련성에 대한 명확한 설명을 포함해야 합니다. 특히, 영어 번역이 어려운 문서의 경우 핵심 내용 요약이나 관련 부분의 주석만으로도 제출이 가능합니다.

결론

미국 특허에서 IDS 제출은 단순한 의무를 넘어, 특허 등록 및 유지의 성공을 좌우할 수 있는 중요한 요소입니다. 제출 시기를 준수하고, 필요한 정보를 명확히 제공하며, USPTO와의 신뢰를 유지하는 것이 중요합니다. IDS 제출의 중요성과 세부 요건을 이해하여, 강력한 특허권 확보를 위한 전략을 구축하시기 바랍니다.