[특허] 미국 특허법 신규성(102조) 규정 총 정리

특허를 출원할 때 신규성(Novelty)은 반드시 충족해야 할 요건 중 하나입니다. 미국 특허법 제35조 § 102는 발명이 기존 공지 기술(Prior Art)과 동일하지 않아야 특허로 인정될 수 있음을 규정하고 있으며, 특히 선출원주의(First-to-File Rule) 및 예외 규정을 포함하여 실무적으로 반드시 이해해야 할 중요한 조항입니다.

 

이번 포스팅에서는 § 102(a)와 § 102(b)를 중심으로 신규성 판단의 기준, 예외 사항, 그리고 우선권 주장 및 유효출원일(EFD, Effective Filing Date)과 관련된 중요 사항을 정리해보겠습니다.

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1. 신규성의 기본 원칙: § 102(a)

1.1 § 102(a)(1): 공중에 공개된 공지 기술

출원일 이전에 발명이 다음 방식으로 공개된 경우, 이는 공지 기술로 간주되어 신규성이 부정됩니다:

• 특허로 이미 발행된 경우.
• 논문, 서적 등 인쇄 출판물로 공개된 경우.
• 공공에서 사용(public use)된 경우.
• 판매되었거나 판매 제안된 경우(on sale).
• 기타 공공이 접근 가능한 방식으로 공개된 경우.

💡 실무 포인트:

• 한국특허법 제29조 제1항(공지공용)과 유사합니다.
• 만약 공지/공용 행위로 인해 거절된 경우, 발명자의 1년 Grace Period를 제공하는 § 102(b)(1) 예외를 반드시 확인해야 합니다.

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1.2 § 102(a)(2): 선출원된 특허 및 공개 출원

출원일 기준으로 더 먼저 출원된 특허나 공개된 특허 출원은 공지 기술로 간주됩니다.

• 선출원된 특허 문헌이 출원일 이후에 공개되더라도, 실제 출원일이 더 빠르다면 공지 기술로 인정됩니다.
• 이는 한국특허법 제29조 제3항(확대된 선원)과 유사합니다.

💡 실무 포인트:

• 선출원된 특허 문헌이 거절 사유로 제시된 경우, § 102(b)(2) 예외를 통해 출원인 또는 발명자가 동일한지 확인하고, 동일 소유권 여부를 검토해야 합니다.

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2. 공지 기술에 대한 예외: § 102(b)

2.1 § 102(b)(1): 발명자의 공개 및 제3자의 공개

1년 Grace Period를 제공하여, 발명자 본인의 공개로 인해 불이익을 받지 않도록 보호합니다.

(1) § 102(b)(1)(A): 발명자가 공개한 경우

• 발명자 본인 또는 발명자와 직접 연결된 사람이 공개한 발명은 출원일 기준 1년 이내에 출원하면 공지 기술로 간주되지 않습니다.

(2) § 102(b)(1)(B): 발명자의 공개를 기반으로 한 제3자의 공개

• 발명자가 공개한 내용을 기반으로 제3자가 동일한 발명을 공개했더라도, 발명자의 출원이 우선합니다.

💡 실무 포인트:

• 거절된 경우, 인용 문헌의 공개자가 본 발명의 발명자와 동일한지, 공개일이 출원일로부터 1년 이내인지 반드시 확인해야 합니다.
• 공동 발명일 경우, 발명자가 모두 동일해야 합니다.  발명자가 서로 상이하여 거절시 발명자 정정을 통해 발명자를 공지 내용의 발명자와 동일하게 보정할 수는 있습니다.

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2.2 § 102(b)(2): 선출원된 특허 및 공개 출원에 대한 예외

1. 다음 조건에 해당하면 선출원된 특허나 공개 출원이 공지 기술로 간주되지 않습니다:
   1. 발명자와 직접 연결된 내용 (§ 102(b)(2)(A))
      • 선출원된 문헌이 발명자 또는 발명자로부터 유래된 내용일 경우 예외로 인정됩니다.
   2. 발명자가 동일한 내용을 공개 (§ 102(b)(2)(B))
      • 발명자가 동일한 내용을 먼저 공개한 경우, 선출원 문헌은 공지 기술로 간주되지 않습니다.
   3. 동일 소유권 (§ 102(b)(2)(C))
      • 선출원 문헌과 현재 출원이 동일한 소유권 아래 있거나 동일한 할당 의무가 있는 경우, 공지 기술로 간주되지 않습니다.
   💡 실무 포인트:
   • 거절된 경우, 선행 문헌의 출원인 및 발명자가 본 출원의 출원인 또는 발명자와 동일한지 확인하세요.

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3. 유효출원일(EFD)과 Grace Period

유효출원일(EFD, Effective Filing Date)은 미국 출원이 다른 국가에서 우선권을 주장한 경우, 그 최우선일(Priority Date)을 의미합니다.
따라서, 1년 Grace Period는 최우선일 기준으로 산정됩니다.

실무적으로 주의해야 할 사항:

• 만약 발명자가 한국에서 먼저 출원한 후 우선권을 주장하여 미국 출원을 진행하는 경우, 한국에서의 공지/공용 행위로 인해 미국 출원이 거절되지 않을 수 있습니다.
• 예를 들어, 발명자가 한국에서 발명을 2024년 1월 1일에 공개하고, 동일 발명을 2024년 2월 1일에 한국에 출원한 뒤, 우선권 주장을 통해 2025년 1월 1일에 미국에 출원했다면, 한국에서의 공개는 공지 기술로 간주되지 않습니다(§ 102(b)(1) 적용).

💡 실무 팁:

• 1년 Grace Period는 최우선일 기준으로 적용되므로, 국제 출원 전략을 수립할 때 이를 반드시 고려해야 합니다.

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4. 한국 특허법과의 비교

미국 특허법의 § 102와 한국 특허법의 조항은 다음과 같이 대응됩니다:

미국 특허법한국 특허법주요 내용

§ 102(a)(1)	제29조 제1항 (공지공용)	출원일 이전에 발명이 공중에 공개된 경우.
§ 102(a)(2)	제29조 제3항 (확대된 선원)	선출원된 문헌이 출원일 이전의 공지 기술로 간주됨.
§ 102(b)(1)	제30조 (신규성 상실의 예외)	출원인/발명자의 공개는 출원일 기준 1년 이내 신규성 예외 적용.
§ 102(b)(2)	확대된 선원의 예외(명시적 조항 없음)	동일 출원인/발명자의 선행 문헌은 공지 기술에서 제외.

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5. 실무적 결론 및 제안

1. 공지 기술에 대한 예외 사항 철저히 검토:
   • 미국에서 § 102(a)(1) 또는 § 102(a)(2)로 거절된 경우, 인용 문헌의 출원인 및 발명자가 본원 발명과 동일한지, 그리고 Grace Period에 해당하는지 반드시 확인해야 합니다.
2. 우선권 주장 및 EFD 확인:
   • 국제 출원 시 한국에서의 출원일과 공개일이 미국 신규성 판단에 어떤 영향을 미칠지 검토하세요.
3. 한국 특허법과의 차이점 인지:
   • 미국에서는 § 102(a)(1) 공지 기술과 § 102(b)(1) 예외를 조합하여 § 103(진보성) 거절 근거로 활용할 수 있으므로, 이를 대비한 논리를 준비해야 합니다.

미국 특허법의 신규성 규정을 이해하고, § 102와 § 103의 연계성을 고려하여 효과적인 특허 전략을 수립하세요!