미국에서 발명을 개발하거나 최초로 특허를 출원하는 경우, Foreign Filing License (FFL)는 반드시 고려해야 할 중요한 규정입니다. FFL은 미국에서 개발된 발명이 외국으로 전송(출원)될 때 국가 안보 및 민감한 기술 유출을 방지하기 위해 도입된 제도입니다. 이 포스팅에서는 FFL의 개념, 필요성, 절차, 그리고 위반 시 결과에 대해 상세히 알아보겠습니다.
1. Foreign Filing License란?
Foreign Filing License (FFL)는 미국 특허청(USPTO)으로부터 발급받는 허가로, 미국에서 개발된 발명을 외국으로 출원하거나, 국제 특허 출원(PCT)을 통해 외국으로 기술을 전송하기 전에 필요한 허가입니다.
이는 35 U.S.C. § 184와 관련 규정에 따라 발명 내용이 국가 안보 또는 기술 유출과 관련될 가능성을 검토하기 위해 요구됩니다.
2. FFL이 필요한 경우
- 미국에서 발명이 개발된 경우
발명이 미국 내에서 만들어졌다면, 미국 외 국가에서 특허를 출원하기 전에 반드시 FFL을 받아야 합니다. - PCT 출원 시
PCT 출원을 통해 국제 특허를 신청하는 경우, RO(Receiving Office)가 미국 특허청(USPTO)이든 아니든 발명이 미국에서 개발되었다면 FFL이 필요합니다. - RO가 미국 외 특허청인 경우
발명이 미국에서 개발되었고 PCT 출원을 한국 특허청(KIPO)과 같은 미국 외 특허청을 RO로 접수한 경우, FFL 없이 진행하면 규정을 위반하게 됩니다. - 발명자의 거주지 기준
발명이 이루어질 당시 발명자가 미국에 거주하고 있었다면, 국적에 상관없이 해당 발명은 미국에서 개발된 것으로 간주되어 FFL이 필요합니다. 반대로, 미국 국적자라도 한국에서 거주하며 발명을 했다면 FFL이 필요하지 않습니다.
3. FFL 요청 및 발급 절차
FFL은 미국 특허청(USPTO)에 요청하여 발급받을 수 있습니다. 요청 방법은 다음과 같습니다:
- Implicit FFL (자동 허가)
- 미국 특허 출원 후 6개월이 지나면 별도의 요청 없이 FFL이 자동으로 부여됩니다.
- Explicit FFL (명시적 허가)
- FFL이 필요한 경우, PTO/SB/17 양식을 사용해 USPTO에 명시적으로 요청할 수 있습니다.
- 요청 후 평균적으로 2~4주가 소요되며, 급한 경우 급행 처리를 요청하여 1~2주 내에 발급받을 수 있습니다.
4. 자주 발생하는 문제
- 미국 연구소 또는 공동 연구 발명의 출원 문제
- 한국 회사 소속 미국 연구소에서 얻은 발명 또는 한국과 미국 간 공동 연구로 얻어진 발명을 FFL 없이 한국에 먼저 출원하는 사례가 종종 발생합니다.
- 이 경우, 발명이 미국에서 만들어진 것으로 간주되기 때문에 FFL 없이 출원하면 규정을 위반하게 됩니다.
- 발명자의 거주 상태 오해
- 공동 발명자 중 한 명이라도 발명 당시 미국에 거주하고 있었다면, 해당 발명은 미국 영토 내에서 이루어진 것으로 간주됩니다.
- 국적은 상관없으며, 발명이 만들어질 당시 발명자의 거주지가 기준이 됩니다.
5. FFL 위반 시 대처 방법
만약 FFL 없이 외국에 출원한 경우, 아래의 절차를 통해 문제를 해결할 수 있습니다:
- Retroactive Foreign Filing License 청원서 제출
- 이미 FFL을 위반했더라도, 청원서 (petition for a retroactive foreign filing license)를 제출해 문제를 해결할 수 있습니다.
- 청원서는 문제가 발견된 즉시 제출해야 하며, 제출이 늦어질수록 승인 가능성이 낮아질 수 있습니다.
- 청원서에 포함해야 할 내용
- 해당 법을 알지 못하여 고의가 아닌 실수로 발생한 문제임을 설명하는 발명자 및 출원인의 진술서.
- 법을 인지한 이후 신속히 문제를 해결하려 노력했음을 입증하는 자료.
- 경우에 따라, 미국 특허청에서 관련 증거 자료를 요청하거나 면담이 요구될 수 있습니다.
- 제출 비용
- 청원서 제출에는 적지 않은 비용이 소요되므로, FFL 관련 법을 사전에 준수하는 것이 가장 바람직합니다.
6. 위반 시 결과
FFL 규정을 위반하면 다음과 같은 불이익이 발생할 수 있습니다:
- 미국 특허 등록 불가
- FFL 없이 외국에 출원한 경우, 해당 발명은 미국 특허를 받을 권리를 상실할 수 있습니다.
- 법적 문제
- 고의적인 위반으로 간주될 경우 민형사상 처벌을 받을 수 있습니다.
7. 결론
Foreign Filing License (FFL)는 미국에서 발명을 개발한 발명자가 반드시 준수해야 할 중요한 규정입니다. 특히, 한국과 미국 간 공동 연구로 이루어진 발명이나 미국에서 개발된 발명의 경우, FFL 없이 외국 출원을 진행하는 실수를 방지해야 합니다. 만약 FFL 위반이 발생했다면 즉시 미국 특허청에 청원서를 제출해 문제를 해결해야 합니다.
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