[특허] 미국 특허법 35 U.S.C. §101(성립성) 판단 방법 및 대응 전략

들어가며

2019년 1월 7일, 미국 특허청(USPTO)은 35 U.S.C. §101에 따른 특허적격성(subject matter eligibility) 심사와 관련된 새로운 가이드라인을 발표했습니다. 이번 가이드라인은 특히 소프트웨어 발명에서 특허적격성을 판단하는 기준을 명확히 함으로써, 출원인의 혼란을 줄이고 특허 심사 과정의 일관성을 강화하기 위해 도입되었습니다.

Alice Corp. v. CLS Bank International 판례 이후, 특허적격성 기준은 혼란스러웠으며, 특히 데이터 처리나 소프트웨어 관련 발명에서 “추상적 아이디어”라는 이유로 거절 사례가 급증했습니다. USPTO는 이러한 혼란을 해결하고자 이번 가이드라인을 통해 특허적격성 판단 기준을 구체화하고, 보다 명확한 절차를 제시했습니다.

본 포스팅에서는 미국 특허법 §101 조항의 배경, Alice 판례와 그 영향, 그리고 2019년 개정 가이드라인의 주요 내용을 상세히 설명하고자 합니다.

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미국 특허법 35 U.S.C. §101: 개요와 Alice 판례의 영향

미국 특허법 §101은 다음과 같이 규정합니다:

“신규하고 유용한 방법, 기계, 제조물 또는 합성물, 혹은 이들의 개량을 발명 또는 발견한 자는 본 법률의 요건을 충족하면 특허를 받을 수 있다.”

하지만, 자연 법칙(laws of nature), 자연 현상(natural phenomena), 추상적 아이디어(abstract ideas)는 누구나 사용할 수 있어야 한다는 공익적 이유로 특허의 대상이 될 수 없습니다. 따라서, 클레임 발명이 이러한 사법적 예외(judicial exceptions)에 해당하는지 여부가 특허적격성 판단의 핵심이 됩니다.

2014년 Alice 판례에서는 소프트웨어 및 컴퓨터 관련 발명의 특허적격성을 판단하는 이른바 Mayo/Alice 2단계 테스트를 제시했습니다. 이 테스트는 다음과 같습니다:

1. Step 1: 클레임 발명이 법정 카테고리(statutory category)인 방법, 기계, 제조물, 합성물 중 하나에 해당하는지 여부를 확인합니다. 대부분의 발명은 이 단계에서 통과합니다.
2. Step 2: “Mayo 테스트”로 불리는 단계로, 다음 두 가지 하위 단계로 구성됩니다:
   • Step 2A: 클레임이 사법적 예외(추상적 아이디어, 자연 법칙, 자연 현상)를 포함하는지 판단.
   • Step 2B: 클레임이 사법적 예외를 포함하더라도, 이를 넘어서는 “현저한 발명적 개념(inventive concept)”을 포함하는지 판단.

Alice 판례 이후, “추상적 아이디어”의 정의가 불명확하다는 점과 “현저한 발명적 개념”의 판단 기준이 모호하다는 문제가 지적되었습니다. 특히, 소프트웨어 발명은 선행 기술을 단순히 컴퓨터로 구현한 것에 불과하다는 이유로 거절되는 사례가 많아졌습니다.

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2019년 개정 가이드라인의 주요 내용

2019년 가이드라인은 Mayo/Alice 테스트의 Step 2A를 세분화하여 판단 기준을 보다 명확히 하고자 했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

1. Step 2A의 Prong 1: 사법적 예외 여부 판단
   • 클레임이 사법적 예외(judicial exceptions)를 명시적으로 포함하는지 판단합니다.
   • 사법적 예외는 세 가지 범주로 구분됩니다:
     1. 수학적 개념(mathematical concepts)
     2. 인간 활동을 조직화하는 방법(certain methods of organizing human activity)
     3. 사고 과정(mental processes)
   예를 들어, “수학적 공식”이나 “상업적 활동을 관리하는 방법”처럼 클레임이 이러한 범주에 해당하지 않는다면, 특허적격성이 인정됩니다.
2. Step 2A의 Prong 2: 유용한 응용 여부 판단
   • 클레임이 사법적 예외를 포함하더라도, 해당 예외가 “유용한 응용(practical application)”으로 통합되었는지 판단합니다.
   • 예를 들어, 수학적 개념을 활용해 기술적 문제를 해결하거나 실질적이고 구체적인 개선을 제공한다면, 특허적격성이 인정될 수 있습니다.
3. Step 2B: 현저한 발명적 개념 여부 판단
   • Step 2A를 통과하지 못한 경우, 클레임이 “사법적 예외를 넘어서는 추가 요소(additional elements)”를 포함하는지 평가합니다.
   • 이때 추가 요소가 기존 기술을 단순히 컴퓨터로 구현한 것에 불과하지 않고, 실질적인 기술적 향상을 제공해야 합니다.

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2019 PEG Examples: 실질적 사례

USPTO는 2019년 가이드라인과 함께 특허적격성 판단을 돕기 위한 여러 예제를 발표했습니다. 주요 예제 중 일부를 소개합니다:

1. Example 38: 아날로그 오디오 믹서의 디지털 시뮬레이션
   • 클레임은 아날로그 회로를 디지털 컴퓨터에서 시뮬레이션하는 방법을 기술했습니다.
   • Step 2A, Prong 1에서 사법적 예외에 해당하지 않는다고 판단되었습니다. 이유는 수학적 개념을 기반으로 하지만, 해당 개념을 직접 기술하지 않고, 물리적 요소(디지털 컴퓨터의 구체적 동작)를 요구했기 때문입니다.
2. Example 41: 암호화 통신 방법
   • 클레임은 수학적 공식을 이용한 암호화 메시지 전송 방법을 기술했습니다.
   • Step 2A, Prong 1에서 수학적 개념이라는 사법적 예외를 포함한다고 판단되었습니다.
   • 그러나, Step 2A, Prong 2에서 수학적 개념이 유용한 응용으로 통합되었다고 인정되었습니다. 예컨대, 개인 키를 공유하지 않고도 안전한 통신이 가능하다는 기술적 개선을 제공했기 때문입니다.

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시사점 및 작성 전략

2019년 개정 가이드라인은 다음과 같은 점에서 출원인에게 유리하게 작용합니다:

1. 사법적 예외의 범위가 명확히 정의되었고, 유용한 응용으로 통합된 발명은 특허적격성이 인정될 가능성이 높아졌습니다.
2. 소프트웨어 발명에서 추상적 아이디어라는 이유로 거절된 사례를 효과적으로 반박할 수 있는 근거가 마련되었습니다.

출원인은 명세서를 작성할 때 다음 사항을 고려해야 합니다:

• 기술적 문제와 해결 방안을 명확히 기술하고, 클레임이 “유용한 응용”을 제공한다는 점을 강조합니다.
• 2019 PEG Examples를 참조하여, 유사한 사례를 통해 심사관의 거절 이유를 효과적으로 대응합니다.

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결론

2019년 USPTO의 개정 가이드라인은 특허 심사 과정의 명확성과 예측 가능성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 특히, 소프트웨어 및 데이터 처리 관련 발명에서 특허적격성을 인정받을 가능성이 커졌습니다. 출원인은 이번 가이드라인의 내용을 숙지하고, 명세서 작성 및 클레임 구성 시 이를 적극적으로 활용함으로써 특허 심사에서 유리한 결과를 얻을 수 있을 것입니다.