[특허] 특허 출원 vs 논문 발표, 무엇을 먼저 해야 할까?

연구성과를 특허로 보호할 것인지, 논문으로 발표할 것인지는 연구자들에게 중요한 선택입니다. 
 
원칙적으로 특허 출원을 먼저 하는 것이 바람직하지만, 실무적으로는 다양한 상황을 고려해야 합니다. 이번 포스팅에서는 특허와 논문의 우선순위에 대한 기본 원칙과 예외, 실무적인 전략을 정리해보겠습니다.
 

1. 원칙: 특허 출원을 먼저 해야 한다

특허법상 "신규성" 요건을 충족하려면, 해당 발명이 출원 전에 공개되지 않아야 합니다. 즉, 논문 발표를 먼저 하면 해당 내용이 공지된 것으로 간주되어, 이후 특허 출원이 거절될 가능성이 높아집니다. 따라서 특허를 확보하려면 논문 발표 전에 특허 출원을 먼저 진행하는 것이 원칙입니다.

2. 예외: 공지예외주장 활용

일부 국가에서는 연구자가 논문을 발표한 이후에도 일정 기간 내에 특허 출원을 하면, 해당 논문 발표를 "공지 예외"로 인정해주는 제도를 운영하고 있습니다. 이를 공지예외주장(Grace Period)이라고 합니다. 다만, 이 제도를 이용하려면 일정한 요건을 충족해야 하며, 국가별로 차이가 있을 수 있습니다.

공지예외주장 절차

공지예외주장을 하기 위해서는 다음 절차를 따라야 합니다:

1. 공지된 사실을 증빙할 수 있는 자료 준비: 공지된 날짜, 내용, 공지 방식 등을 입증할 수 있는 자료가 필요합니다. 예를 들어, 논문 게재일, 학술대회 발표일 등의 증빙이 요구될 수 있습니다.
2. 특허 출원 시 공지예외주장 명시: 공지예외주장을 인정받기 위해서는 출원서 제출 시 명확히 공지예외주장을 해야 합니다.
3. 국가별 추가 요구 사항 확인: 국가마다 추가적인 요건이 있을 수 있으므로, 해당 국가의 공지예외 규정을 철저히 검토해야 합니다.
4. 정해진 기간 내에 출원 진행: 공지예외가 인정되는 기간 내에 출원을 완료해야 하며, 기한을 넘길 경우 신규성이 상실될 수 있습니다.

3. 실무적인 전략: 가출원을 활용하는 방법

연구 일정과 특허 출원 일정이 맞지 않을 경우, 가출원(또는 임시명세서출원, provisional application)을 활용할 수 있습니다. 이는 간략한 형태로 먼저 출원하고, 이후 12개월 내에 정규 출원을 진행하는 방식입니다.
가출원 전략 활용법:

• 1단계: 논문 발표 전에 가출원을 진행하여 우선권을 확보합니다.
• 2단계: 논문 발표 후, 가출원일로부터 12개월 이내에 국내 정규 출원을 진행하면서 국내우선권을 주장합니다.
• 3단계: 가출원 시 공지예외주장을 했다면, 정규 출원 시에도 반드시 공지예외주장을 해야 해당 효과를 유지할 수 있습니다.

이러한 전략을 활용하면, 연구자가 논문 발표를 진행하면서도 특허 출원에 대한 권리를 확보할 수 있습니다.

4. 국가별 공지예외주장 제도

각국의 공지예외주장 제도는 차이가 있으므로, 국제 출원을 고려하는 경우 사전에 확인이 필요합니다.

• 미국은 유효 출원일(EFD, Effective Filing Date) 기준으로 1년 이내에 본인이 공개한 발명에 대해 공지 예외를 주장할 수 있습니다. (35 U.S.C. § 102(b)(1))
• 일본은 논문 공개 이후 6개월 내에 일본에 출원을 완료해야 공지 예외 주장이 가능합니다.  한국에서 논문 공개 후 1년 이내에 출원을 진행했더라도, 일본에서는 논문 공개 이후 6개월이 지나면 출원할 방법이 없습니다.
• 유럽과 중국은 논문 공개가 공지 예외로 인정되지 않으므로, 출원 전에 논문이 공개되었다면 유럽 및 중국 특허 출원에 주의가 필요합니다.
  
  

결론

특허 보호를 고려한다면, 논문 발표 전에 특허 출원을 먼저 하는 것이 가장 안전한 전략입니다. 그러나 일정상 특허 출원이 어렵다면, 가출원(provisional application)을 활용하고 이후 정규 출원을 진행하는 방법도 고려할 수 있습니다. 또한, 국가별 공지예외주장 제도를 활용하는 경우에도 해당 국가의 요건을 충족해야 하므로, 신중한 계획이 필요합니다.
연구자들은 연구 성과를 보호하기 위해 특허와 논문의 우선순위를 잘 조율하여 전략적으로 접근하는 것이 중요합니다.