[특허] 특허 청구항 작성 시 전제부(preamble)의 역할과 주의사항: 미국 연방순회항소법원 사례를 중심으로

특허 청구항 작성 과정에서 전제부(Preamble)는 발명의 본질, 목적, 또는 배경을 설명하는 부분으로 기능하지만, 때로는 청구항의 범위를 제한하는 역할도 할 수 있습니다.

 

이는 전제부가 청구항 해석에 영향을 미치며, 발명의 구조적 또는 기능적 요건을 포함하는지 여부에 따라 결정됩니다.

 

최근 연방순회항소법원 판결 사례인 Shoes by Firebug LLC v. Stride Rite Children’s Group, LLC는 이러한 전제부의 역할에 대한 중요한 기준을 제시합니다.

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사건 개요

Shoes by Firebug LLC(이하 “Firebug”)는 내부 조명 신발 관련 두 개의 특허(미국 특허 번호 8,992,038 및 9,301,574, 이하 각각 “'038 특허” 및 “'574 특허”)를 보유하고 있었습니다. 이 특허들은 내부 조명을 통해 신발을 밝히는 기술로, 기존 기술보다 개선된 구조를 제시한다고 주장했습니다.

 

한편, Stride Rite Children’s Group, LLC(이하 “Stride Rite”)는 Firebug의 특허가 선행기술에 비추어 자명하다고 주장하며 무효심판을 제기했습니다. 이 과정에서 청구항의 전제부가 청구항의 범위를 제한하는지 여부가 쟁점이 되었습니다.

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법원의 판단

연방순회항소법원은 '038 특허와 '574 특허의 청구항에 대해 각각 다음과 같이 판단했습니다:

1. '038 특허: 전제부가 청구항을 한정하지 않는 이유
   • 전제부의 역할: '038 특허의 청구항에서 전제부는 “내부에서 빛이 나는 직물 신발(internally illuminated textile footwear)”이라고 기술되어 있습니다.
   • 판단 근거:
     • 연방순회항소법원은 전제부가 발명의 목적이나 의도를 나타낼 뿐, 발명의 구조적 필수 요소를 포함하지 않는다고 보았습니다.
     • 특징부가 발명의 필요한 구조(예: 신발의 밑창과 윗부분) 및 발명 구현에 필요한 내용을 이미 독립적으로 설명하고 있었습니다. 즉, 특징부만으로 발명을 완벽히 정의할 수 있었기 때문에 전제부가 청구항의 범위에 영향을 미치지 않는다고 판단되었습니다.
     • 전제부에서 언급된 "직물(textile)"이 발명의 구조적 구성요소로 작용하지 않으므로, 청구항의 범위를 제한하지 않았습니다.
2. '574 특허: 전제부가 청구항을 한정하는 이유
   • 전제부의 역할: '574 특허 역시 “내부에서 빛이 나는 직물 신발(internally illuminated textile footwear)”이라는 동일한 전제부를 가집니다.
   • 판단 근거:
     • 연방순회항소법원은 '574 특허의 경우 특징부가 발명을 완벽히 설명하지 않고, 전제부의 내용을 기반으로 발명의 구조를 보완해야만 발명의 전체 범위를 이해할 수 있다고 보았습니다.
     • '574 특허의 특징부는 “신발(a footwear)”을 독립적으로 다시 설명하지 않았습니다. 따라서 전제부에서 언급된 "신발" 및 "직물(textile)"이 발명의 구조적 요건으로 작용한다고 판단되었습니다.
     • 전제부가 발명의 필수적인 구조적 요소를 정의하며, 이는 청구항의 범위에 직접적인 영향을 미친다는 결론에 도달했습니다.
3. 판결의 논리
   • '038 특허: 특징부가 발명을 충분히 설명하고, 전제부는 발명의 구조나 범위를 추가적으로 한정하지 않으므로, 전제부가 단순한 서술적 요소로 간주되었습니다.
   • '574 특허: 전제부가 발명의 구조를 설명하는 필수적인 요소로 작용하여 특징부와 결합해 청구항을 완전히 정의하기 때문에, 전제부는 청구항의 범위를 한정한다고 판단되었습니다.

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실무적으로 전제부를 작성하는 방법

 

전제부에 발명의 구조적 요소를 포함할 경우, 이는 발명의 청구범위를 제한할 수 있습니다.

따라서 전제부를 작성할 때는 발명의 구조와 범위를 의도적으로 포함시킬지, 또는 단순히 서술적으로 작성할지를 명확히 해야 합니다.

 

전제부가 단순히 발명의 배경이나 목적을 서술하는 경우, 청구항의 범위에 영향을 미치지 않을 가능성이 높지만, 필수적인 구조적 또는 기능적 요소를 포함할 경우 청구항 범위가 제한될 위험이 있습니다.

 

따라서 출원인은 청구항 작성 시, 전제부와 특징부가 발명을 완전히 설명하도록 균형을 유지하면서, 청구항의 범위를 제한하지 않으려는 경우 전제부의 내용에 신중을 기해야 합니다.

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결론

전제부는 청구항의 범위를 제한할 수도, 단순히 설명적 역할을 할 수도 있습니다. 이번 사례는 전제부와 특징부의 역할 및 관계가 청구항 해석에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 보여줍니다. 따라서 특허 출원인은 청구항 작성 시 전제부와 특징부가 발명의 구조와 범위를 명확히 정의하도록 신중을 기해야 하며, 필요에 따라 전문가의 도움을 받는 것이 바람직합니다.